La odisea de las marcas

14 años de demora para patentar un invento y avivados que "roban" los nombres famosos

Mientras la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial lleva adelante un plan para mejorar su rendimiento, los agentes de las empresas lidian con particulares que registran marcas a su nombre y con distintos tipos de piratas.  14 años demora la patente de un invento, dos el registro de una marca.

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Los juguetes son de los productos más falsificados. Suelen ser destruidos porque para pintarlos se utilizan productos tóxicos, como plomo. Foto: Leo Mainé.

La viveza criolla también se mide en la oficina de marcas y patentes de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI). Ahí llegan particulares que registran a su nombre marcas famosas en el exterior, confiando en su eventual desembarco. Los agentes que representan a las firmas afectadas se refieren a ellos como los “piratas de nombres”, y a su estrategia la describen como la acción de “sentarse encima de una marca” a esperar que su dueño tenga la necesidad de negociar la transferencia.

Antes de internet estos casos eran más usuales. Así fue que distintos uruguayos registraron marcas como Nintendo, Trek o Personal; algunos tenían más de una a su nombre. Hugo Esteves, gerente del estudio especializado en propiedad intelectual Jones & Cía., de vez en cuando les dedica algunos minutos a personajes que aparecen por su despacho con el afán de “plegarse a lo que pegó en el mercado”.

Le pasó esto:
—Llegó un hombre y me dijo: ¿Registrar Coca Cola no se puede, no? Pero si yo en vez de rojo y blanco cambio los colores y pongo una “k” por una “c”, sonaría igual pero no es lo mismo. ¿Ahí sí?

Cuando quisieron hacer el trámite para instalarse en el país, los agentes de Forever 21 se encontraron con la sorpresa de que ya había sido registrada. Y los de FIFA se enteraron de que un vecino había registrado 30 marcas relacionadas, incluyendo FIFA Copa del Mundo 2030, que tendría lugar en nuestro país. Unos años atrás, hubo otros avivados que se dedicaron a registrar dominios en internet. Un ciudadano argentino radicado en Colonia se había apropiado de las direcciones virtuales de Yahoo, Microsoft y Amazon.

La picardía a veces se sale con la suya. Aunque existen métodos para que los verdaderos titulares cancelen esa acción, con el objetivo de ganar tiempo y evitarse juicios, algunas marcas prefieren conciliar y pagar miles o decenas de miles de dólares a los infractores.

De a poco, las modificaciones en la norma, la información que aporta la globalización y la profesionalización de los agentes de propiedad intelectual fueron desestimulando estas prácticas.

Pero la piratería encontró otros rostros. Siempre lo hace.

En el universo del derecho aplicado a la gestión de las marcas, la máxima indica que no importa el tamaño que tenga la empresa, el valor de la marca siempre será superior al de su maquinaria. Por eso, el primer paso antes de pensar en una venta debe ser registrarla ante la DNPI. “Hacerlo garantiza el uso exclusivo de los productos y servicios que protege, y además es el medio para impedir el uso de la marca por terceros no autorizados”, explica Alejandro Alterwain, del estudio Ferrere.

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Marianela Delor, directora de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Foto: L.Mainé.

Sin embargo, los agentes advierten que con el registro no alcanza: “En la propiedad intelectual, como en el fútbol, una marca necesita tener una protección para poder ser defensiva y ofensiva”, opina el abogado Juan Vanrell.

Otra forma de verlo es esta: “Si no vigilás a tu marca es como comprar un terreno, no cercarlo y no ir nunca. A los pocos días vas a tenerlo ocupado”, dice Agustina Fernández, del estudio Fernández Secco & Asociados.

A medida que estas certezas se convirtieron en política empresarial, las multinacionales comenzaron a registrar sus marcas por todo el mundo. Lo hacen aunque no tengan previsto instalarse en algunos países. Por eso H&M ya figuraba en la base pública de Marcas y Patentes años antes de abrir sus puertas. “Hacer este trámite es más económico que luego enfrentar una negociación con un infractor”, dice Fernández. Registrar una marca cuesta al día de hoy $ 4.781, mínimo.

Tanta demanda amplió la oferta. Si hasta hace pocos años eran cuatro o cinco los estudios, ahora son alrededor de 20. Y hay espacio para todos.

Victoria Fox, presidenta de la Asociación Uruguaya de Agentes de la Propiedad Industrial y socia del estudio Fox & Lapenne, cuenta que la abundancia de agentes charrúas es tema de conversación.
Dice:

—La particularidad de por qué somos tantos ni nosotros la entendemos.

En un congreso internacional suele haber inscriptos tantos uruguayos como chilenos. Pero, ¿qué tan precavidos son los empresarios locales a la hora de cuidar a sus marcas?

Cómo atacar al pirata.


“El emprendedor local suele primero armar el plan de marketing y luego piensa en el registro, y cuando lo va a hacer se da cuenta de que ya existe una marca idéntica o muy parecida”, relata Fox.

Eso es un problema.

Incluso, a algunos empresarios se les escapa el registro de la marca en el exterior a la hora de exportar. Dice Esteves, del estudio Jones & Cía: “Nos ha pasado en varias oportunidades de salir a apagar incendios al otro lado del planeta. ¿Y si el importador registró la marca como suya? ¿Cómo demostrás que tu marca es conocida en un mercado lejano? Primero hay que negociar con el infractor, y si no funciona debo atacar al pirata diciendo que hay evidencia de que conocía la marca. Ese litigio se hace en la corte del país que corresponda, según su legislación; son juicios larguísimos y caros”.

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Look, sonido y eslóganes también se protegen

Para los agentes de derecho intelectual consultados, la normativa en materia de marcas es “de avanzada”. La ley prevé la protección de distintos tipos de marcas que en otros territorios no se cubren. Además de las denominativas (nombre), se cubren las mixtas (fusión de nombre y logo), eslóganes, tridimensionales (como la cajita feliz o el envase de Toblerone), marcas colectivas (por ejemplo de asociaciones de productores), certificaciones y garantías, marcas sonoras (como el rugido del león de la Metro Goldwyn Mayer). El costo varía según cuántas clases y tipos de marcas se pidan, pero el valor mínimo al día de hoy es de $ 4.781. En el caso de las patentes sucede lo mismo. El agente Hugo Esteves estima que el valor mínimo ronda los $ 30.000. Desde 2017, el registro de marcas y patentes está subsidiado para algunos inventores independientes (90%), para algunas pequeñas y medianas empresas (80%), para las instituciones públicas (70%) y los centros de investigación (60%). Se recibieron 795 solicitudes de descuentos. En cuanto a las patentes, Marianela Delor, al frente de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, explica que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación subsidia parte de las patentes de inventores nacionales en el exterior, que suelen ser muy costosas. A través de estas solicitudes ya se está aplicando al beneficio del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

Una marca registrada por un infractor puede ser recuperada por la vía administrativa. En ese caso, el agente pide la cancelación o anulación ante la DNPI, alegando notoriedad en el exterior, acusando al infractor de competencia desleal e intento de apropiación del prestigio, y de lo que llaman el “viaje gratis”, que es el aprovechamiento de la inversión en marketing que hizo la firma genuina.

Desde enero pasado, una modificación a la ley incorporó un plan B para atacar a los piratas de nombres. Tras cinco años consecutivos sin ser explotada comercialmente, se puede solicitar la recuperación de la marca por falta de uso. Expertos consultados creen que se podría ir más lejos y obligar al uso sin mínimo, como en otros países.

Pero no todos los inconvenientes dependen de los empresarios y sus agentes.

A la DNPI, que funciona en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería, le achacan demoras inadmisibles. Sin embargo, para este artículo elaboró tres informes detallados en menos de 24 horas. Los documentos enumeran mejorías, pero también reconocen los problemas de la oficina.

Marianela Delor, su directora, dice que digitalizó una empresa que, en 2015, parecía congelada en la década de 1980: puros papeles y filas de espera.

Desde que ella está a cargo ingresaron 44.407 solicitudes de marcas. De enero a agosto de 2019 fueron 3.724, de las cuales aproximadamente la mitad son solicitudes extranjeras, sobre todo provenientes de empresas estadounidenses.

Una marca puede ser registrada por cualquier persona, sin necesidad de acreditar relación con la misma, ni explotarla comercialmente. El certificado tiene vigencia por una década y puede ser renovable infinitamente. Para el abogado Vanrell, la evolución de estas solicitudes es un indicador de la salud económica del país. “Mi percepción es que han ido bajando en el orden del 30% los registros extranjeros, lo que se traduce en que habría menos empresas que tienen previsto venir. Es una luz roja que preocupa”, dice.

De las marcas registradas, el 86% lo hicieron mediante agentes. Natalia Gomensoro, socia de la pionera Barbosa Caravia & Co., cree que esto se debe a que las empresas cuidan sus costos y prefieren “sortear obstáculos” asesorándose de cuáles son las mejores “chances de éxito” para su marca, realizando una primera búsqueda entre las que ya están registradas para evitar similitudes y repeticiones.

Una vez que la solicitud se presenta, a fin de cada mes la DNPI publica un boletín con sus nombres y se abre un período de oposición de 30 días. Cada mañana, los agentes cumplen con la mecánica tarea de ingresar a un software que contrasta las marcas de sus clientes con las que acaban de ingresar en la base pública. Así se aseguran de que ninguna marca nueva interfiera con sus protegidas. Y si esto ocurre, se oponen.

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Victoria Fox, presidenta de la Asociación Uruguaya de Agentes de la Propiedad Industrial y socia del estudio Fox & Lapenne. Foto: L. Mainé.

El estudio de la solicitud por parte de la DNPI demora dos años, una estimación que la directora Delor quiere reducir a la mitad, ya que en los países que nos rodean oscila de seis a ocho meses. Además, si existiera una oposición, se estima un año más de espera.

¿Cómo impacta esta demora? El abogado Martín Pittaluga cree que el servicio que brinda Uruguay no es bueno: las tasas “no son baratas” y la espera “es demasiado larga” para clientes extranjeros que no entienden por qué sucede esto. Pero más grave aún es que, si bien el derecho del titular comienza a correr desde el día en que solicitó el registro, “la ley que regula a las marcas prevé que las acciones civiles y penales puedan hacerse una vez que se obtenga el certificado”.

Entonces, por ejemplo, si se encontraran productos falsificados, de no estar registrada la marca, el titular no tendría derecho a iniciar una acción penal. En esos casos, se intenta actuar por infracción al derecho de autor, explica la abogada especializada en piratería Virginia Cervieri, presidenta del comité global de lucha contra la falsificación de la International Trademark Association.

El costo de lo falso.


Aparte de los piratas de nombres están los que copian productos de una marca. El abogado Matías Cikato asegura que estos casos llegan todas las semanas. “El mejor camino es por la justicia civil o penal, para pedir cese de uso y si hubo daños, se reclaman”, explica.

En el mercado local se recuerda el caso de Ferrero Rocher. Unos meses atrás, surgieron dos productos con similar apariencia en el “vestido” y en el packaging de los bombones italianos. Uno estaba fabricado en India y otro era de factura nacional. Este último había llegado a ubicarse junto al original en las góndolas.

“Generalmente se trata de conciliar porque atrás de todo esto hay un cliente sin tiempo para esperar un juicio. Pero en los casos de falsificación es muy difícil porque, ¿qué me puede dar el infractor a cambio?”, plantea la abogada Fernández.

La falsificación es el dolor de cabeza actual de los estudios de propiedad intelectual: es un monstruo internacional, peligroso, que cambia de forma. El estudio de la abogada Cervieri tiene investigadores que buscan fábricas ilícitas y les siguen el rastro a sus transportistas para descubrir a dónde va la mercadería.

Se denunciaron y cerraron talleres ilegales en nuestro país pero, sobre todo, los productos falsos se detectan en contenedores en tránsito en el puerto, que vienen desde Asia (por lo general desde China) y van hacia Paraguay. “De Paraguay se reparte por la triple frontera. Por lo general el destino es Brasil, y en el caso de los textiles es el mercado argentino “La Salada”, cuenta la abogada.

Los agentes coinciden en que la Dirección Nacional de Aduanas “trabaja bien” en la incautación de estos productos, aunque el abogado Vanrell considera que las inspecciones deberían ser más frecuentes.

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Las marcas optan cada vez más por destruir la mercadería falsificada.

Una vez incautados, Aduanas revisa la base de datos en la que surge qué marca es representada por cada agente, y los notifica. Cada agente ve la mercadería y consulta a su cliente qué acciones quiere tomar: tienen 48 horas para decidir si presentar o no una denuncia penal.

Mauro Marín, presidente de la Cámara Antipiratería del Uruguay y socio del estudio Cikato, revela que últimamente las empresas optan por destruir las mercaderías en vez de donarlas: “Son políticas globales”, dice.

El costo de la destrucción, que en algunos casos debe hacerse con empresas especializadas en gestión de residuos industriales, corre por parte del cliente, salvo que en un proceso abreviado el fiscal negocie la destrucción como parte del acuerdo.

“Se destruye porque el que te miente con el nombre te miente en todo: en la calidad, cantidad, composición”, dice la abogada Fernández. Además de prendas de vestir y accesorios que imitan los diseños de marcas de lujo, se ven cosas como airbags que no funcionan, pastas de dientes tóxicas, juguetes con pinturas que contienen plomo, celulares con software añejos.

Y ahora, la novedad, es el negocio de los rellenados: perfumes y desodorantes que se sacan de la basura y se les pone cualquier contenido. Lo mismo está sucediendo con bebidas alcohólicas.

—Por eso yo destruyo cada botella que consumo— dice la abogada Cervieri.

La última mutación de este monstruo es el pirata e-commerce, que actúa como un topo abriendo y cerrando cuentas en redes sociales y plataformas. “Están muy bien organizados en cómo evadirnos. Es muy difícil llegarles porque suelen estar instalados en domicilios particulares y los fiscales tratan de proteger los domicilios privados. Hay que tener indicios de que ahí hay mercadería falsa par allanar la vivienda. Sobre todo en el interior, nos están pidiendo mucha prueba previa que no podemos deducir desde redes sociales, aunque sabemos que el producto es falso porque es inviable que el canal de acceso al fabricante sea real y los precios no coinciden”, plantea Marín.

Cervieri lo resume así: “Nos da más trabajo incautar paquetes pequeños en la calle que un contenedor entero”.

La pesadilla de los inventores.

Salvo el software, que se protege con derechos de autor, la materialización de las ideas novedosas se preserva con patentes.

En nuestro país los inventores también están en aprietos.

Si en el resto del mundo obtener la patente de un invento demora, en promedio, menos de cinco años, acá, una auditoría encargada por la DPNI indicó que es de 14. No importa si se trata de una prevención bucal de uso sexual como la que ideó la empresaria Naná y patentó en Estados Unidos, una pintura con distintos gustos para que utilicen niños ciegos, o de una composición farmacéutica de un laboratorio extranjero.

En 2018 la DNPI recibió 617 solicitudes (487 de invención, 93 de diseño industrial y 37 de modelos de utilidad); en lo que va de 2019 ingresaron 379 (307 de invención). Entre el 80% y 90% fueron presentadas por países industrializados, especialmente Estados Unidos.

¿A quién afecta más esta demora? Los agentes coinciden: al inventor uruguayo.

“Esto perjudica al inventor que quiere hacer valer sus derechos frente a alguien que le copie, porque al igual que pasa con el registro de la marca, se le pide el título para ir jurídicamente contra el infractor”, explica el abogado Vanrell.

Impacta también en su ganancia potencial. La vigencia de la patente es de 20 años, que se cuentan desde que se hace la solicitud y no tiene ningún tipo de renovación; si la demora es de 14 años le quedan seis para obtener beneficios del uso de su creación.

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Los piratas del e-commerce son el nuevo dolor de cabeza de los estudios de propiedad intelectual.

Además, mientras que pasa el tiempo, el mismo invento puede ser patentado en el extranjero por alguien más, y el invento dejaría de ser único.

En 2015, la mencionada auditoría arrojó que había unos 6.500 expedientes a la espera de ser examinados. En los últimos cinco años se expidieron 4.957 resoluciones, de las cuales el 68,9% corresponde a inventores que abandonaron la solicitud y 17,1% a los que desistieron de la misma. Apenas el 10,1% fueron efectivamente concedidas.

La explicación del atraso es que tras la modificación de la ley de patentes en 1999, se aplazó el patentamiento de productos farmacéuticos y químicos agrícolas hasta 2001, lo que generó un acumulado importante, ya que estos rubros son los que presentan más solicitudes. Así, la oficina pasó de recibir 323 pedidos en 1994, a 751 en el año 2000 sin incrementar la cantidad de recursos.

Para reducir la demora a nueve años, Delor armó un plan. Una de las medidas fue incorporar a cuatro examinadores nuevos que lidien con las cada vez más complejas solicitudes, además de determinar si no existen antecedentes nacionales disponibles del invento y si cumplen con las disposiciones de la norma.

Ahora en la oficina son 20 los profesionales especializados en disciplinas como química, biotecnología e ingeniería.

Otra de las acciones para cumplir la meta es el programa Prosur, que desde 2016 promueve la cooperación en los exámenes de fondo entre las oficinas de propiedad industrial de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.

En tanto, el Procedimiento Piloto de Aprovechamiento estableció que, desde la semana pasada, las solicitudes de patente de invención y modelos de utilidad presentadas antes de enero de 2017 que cuenten con una solicitud concedida para la misma invención en alguna oficina de patentes del extranjero, podrán presentarse junto con la información técnica para ser consideradas como un insumo por el examinador de la DNPI, lo que les permitiría actuar más rápido.

Sin embargo, los agentes y la directora de la DNI aguardan que los legisladores apoyen el ingreso de Uruguay al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

Esto habilitaría a que los inventores nacionales patentaran sus creaciones en el exterior desde una ventanilla única, ampliando el período para hacerlo de 12 a 30 meses. “Les daría más tiempo para generar alianzas estratégicas en el extranjero y les permitiría internacionalizar sus patentes a un costo reducido”, opina Delor.

Quizás así los proyectos de los inventores dejen de ser ilusiones que se abandonan, y se conviertan en un insumo para mejorar la reputación charrúa.

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Se discutirá si cambiar la ley para perseguir a falsificadores

La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial prevé un evento junto al ministro del Tribunal de Apelaciones Luis Charles y representantes de la Dirección Nacional de Aduanas, con el fin de plantear una reforma integral de la Ley de Marcas. En una nota anterior con El País, Charles manifestó que tanto la ley como el nuevo Código del Proceso Penal prevén que sea el titular de la marca, o su agente en el país, el que haga la denuncia penal en caso de falsificación. “Entiendo que son delitos que tendrían que perseguirse de oficio, por sí mismos”, declaró el magistrado en ese momento. Dijo también que se debe “poner más el acento en el decomiso de bienes de origen ilícito, ya que siempre ocupó un lugar secundario en el derecho penal clásico”. Para la abogada Agustina Fernández existe una creencia de que la piratería no es grave en los países en desarrollo. “Se piensa que un feriante que vende la camiseta trucha de Barcelona no va a hacer ningún mal, mientras que hay estudios del Banco Mundial y de la Organización Mundial de Aduanas que indican que detrás de la falsificación de productos de marcas están los mismos nombres del narcotráfico y del tráfico de armas. Es un negocio más de su cartera. Lo hacen, además, para probar rutas que después aplicarán al narcotráfico y porque está demostrado que este es un negocio ilícito de menos riesgo ya que no tiene estigma social, y es más factible que un oficial de Aduanas acepte ser corrupto por unas remeras que por drogas”. Su colega, Virginia Cervieri, coincide:“Este es un tema serio al que no se le da la relevancia que amerita porque se asocia a cosas banales, cuando detrás hay violaciones de derechos humanos y laborales, en condiciones insalubres y usando a niños”, dice.

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