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La compañía que lidera Musk, mundialmente famosa por sus autos eléctricos, se enfrenta a una de refrigeración en el rubro de electricidad fundada por dos ingenieros en Valparaíso.

EL MERCURIO / GDA

Tesla Inc, la compañía que fabrica autos eléctricos, ligada a Elon Musk, llegó a Chile a inscribir su marca hace siete años y, para su sorpresa, allí ya existía Tesla. La firma «Tesla Ingeniería y Proyectos Ltda», también tenía inscrito el sitio tesla.cl y asoció su marca la «clase 37», ligada al rubro de la electricidad.

Desde ese momento comenzó un conflicto que suma demandas frente al Tribunal de Propiedad Industrial (TPI). Hace un mes la norteamericana manifestó su intención de inscribir su nombre para el desarrollo del negocio fotovoltaico. Estas son «solicitudes estándar de marcas» que Tesla realiza en distintos países, comentó David Arnold, el director mundial de comunicaciones de Tesla.

Tesla chilena no fabrica motores ni autos, se dedica a proyectos de refrigeración y soluciones tecnológicas. Fundada en 1999 por los ingenieros José González y Luis Santibáñez, está en Valparaíso y tiene 25 empleados. Su nombre, surgió de la admiración por el inventor serbocroata, Nikola Tesla.

La chilena ha tenido que coexistir con la marca de Elon Musk en el país, pues en 2011 Tesla Inc. hizo su primera inscripción de marca para autos (clase 12). En octubre de ese año Tesla Inc., representada por la firma Beuchat, Barros y Pfenniger (BBP) demandó a la pyme ante el TPI pidiendo la «nulidad» de su marca, por intentar aprovecharse «de la fama o goodwill de la demandante».

Tesla Ltda. contrató al abogado Matías Somarriva, quien los representa a través de CMS Carey & Allende. Según Somarriva, la acusación de aprovecharse de la fama de Tesla Inc, fundada en 2003, no era válida, ya que «para el momento de la inscripción de mis representados de la clase 37 —el 31 de mayo del 2010—, no era conocida», sentenció el abogado.

En enero de 2018, el TPI rechazó la nulidad de la marca, puesto que «el demandante no acompañó con pruebas tendientes a acreditar que ha usado en el territorio nacional la expresión TESLA para distinguir, entre otros, (...), servicios de instalación, reparación de vehículos, de la clase 37», dice el fallo. Además, el TPI rechazó que existiera mala fe.

Pero Inapi sí le otorgó a Tesla Inc. la «excepción de los servicios de mantención y reparación de automóviles de la clase 12, clase 37». Con esto, el organismo habría acogido «parcialmente» la demanda.

En 2015, Tesla Inc. generó dos nuevas solicitudes de inscripción de marca en el país, ambas para cuatro clases: 09 (equipos y baterías eléctricas), la 36 (alquiler de baterías eléctricas), la 37 (instalación y mantenimiento de baterías y equipos eléctricos) y la 42 (servicios de ingenieros especialistas en baterías eléctricas). «En ambas nos opusimos dentro del plazo», dijo Somarriva y detalló que en una de ellas, la de nombre o denominación, ganaron.

En esta oportunidad apareció un tercer actor, chileno, llamado Tesla Energy, ubicado en la región del Biobío, que tiene registrada la clase 42. Inapi dejó claro que «el instituto notificó al solicitante que la marca pedida incurría en las causales de irregistrabilidad (...)». Sin embargo, el abogado explicó que «sobre la otra solicitud —nombre más logo—, hasta hoy el Tribunal no se pronunció».

Para el representante de la empresa de Valparaíso, José González, la situación es crítica. «Esto es asedio jurídico (...). Para empresas pequeñas no es fácil seguir estos juicios, conllevan un montón de gastos».

A fines del año pasado, Tesla Inc. solicitó inscribir marcas ligadas al sector de energías renovables y, en específico, a paneles fotovoltaicos. La firma comenzó a trabajar estos productos en 2016, con creaciones como los Solar Roofs.

Tesla Ltda. se opuso a estas solicitudes y espera el tercer juicio contra el gigante de los autos eléctricos. «Tesla Inc. solo tiene registrada su marca en Chile para distinguir automóviles. No tiene ningún registro marcario para distinguir productos relacionados con la electricidad», por tanto «no puede inscribir la marca Tesla para productos del rubro fotovoltaico sin un fallo de los organismos pertinentes o con el consentimiento de Tesla Ltda.», expresó José González.

¿Hay solución? Hasta ahora no ha habido negociación fuera del ámbito judicial.